「すでに販売している製品について、あとから特許をとることはできるのだろうか」「パッケージに『分解禁止』と書いてあるから、製品の中身の技術は秘密にできているはずだ」「特許を出願するか、ノウハウとして秘匿するか迷っている」といった声が聞かれます。
このような場面に遭遇した企業の方や、知的財産・法務のご担当の方に向けて、特許の要件のひとつである「新規性」と、これを失わせる「公然実施」について解説します。
初めての方にもわかりやすく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
特許をとるための条件と「公然実施」
特許は、どのような発明にも認められるわけではありません。特許法は、産業上利用できる発明であっても、特許出願の前にすでに世の中に知られていた発明などについては、特許を受けることができないと定めています（特許法２９条１項）。これを「新規性がない」といいます。
特許制度は、新しい技術を社会に公開する代わりに、その技術の独占を認める制度です。すでに社会に知られている技術に独占を認める必要はありませんし、認めてしまえば、かえって自由な技術の発展を妨げることになるからです。
特許法２９条１項は、新規性を失う場合として、次のようなものを挙げています。
① 特許出願前に公然知られた発明（１号）
② 特許出願前に公然実施をされた発明（２号）
③ 特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明など（３号）
今回は、このうち②の「公然実施」を取り上げます。条文（２号）は「特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明」と定めています。特許を出願する前に、その発明が、不特定の人に内容を知られる状況で実施されていた場合には、特許を受けることができないという意味です。
公然実施とは
とある裁判例は、公然実施を、発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいう、と説明しています（知財高裁平成２８年１月１４日判決）。
ポイントは、実際に知られたかどうかではなく、知り得る状況だったかどうかです。
物の発明について、一般的に、次のように説明されています。
商品が不特定多数の者に販売され、当業者（その技術分野の通常の知識を持つ人）が商品を外から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろん、外部からは分からなくても、当業者が商品を通常の方法で分解、分析することで知ることができる場合も、公然実施になる、というのです。
つまり、製品を販売した時点で、その中身の技術まで公開したものとして扱われる可能性があるのです。
事例① 「分解禁止」の注意書きは意味があるのか（棒状ライト事件）
ある会社（以下「Ａ社」といいます。）は、棒状ライトについて特許を取得していました。しかし、Ａ社は、その特許の出願日（平成２４年５月２９日）より前に、同じ構成の製品をディスカウントショップで販売していました（遅くとも同年４月２０日には販売されていました）。
この製品には、外観からは分からず、分解して初めて分かる部分（発光部の熱を逃がす散熱部の配置）がありました。Ａ社は、製品のパッケージの裏面に「意図的に分解・改造したりしないでください。破損，故障の原因となります。」と記載していました。そして、「内部構造をノウハウとして秘匿するために分解を禁止していたのだから、この部分は公然実施されていない」と主張しました。
特許庁は、出願前の公然実施を理由に、特許の一部を無効としました。Ａ社は、この判断の取消しを求めましたが、知的財産高等裁判所は、Ａ社の請求を棄却しました。
裁判所の判断
裁判所が、Ａ社の主張を認めなかった理由は、大きく２つあります。
① 注意書きに、購入者を拘束する力はない
パッケージの記載は、意図的な分解や改造が破損・故障の原因となることについて、購入者の注意を喚起するものにすぎません。購入者に、製品の構成を秘密として守るべき義務を負わせるものとは認められず、社会通念上、あるいは商慣習上、秘密を保つべき関係が生じるともいえません。Ａ社が分解を禁止する意図で記載したのだとしても、この結論は変わらないとされました。
② 購入者は製品の所有権を持っている
購入者は、製品を購入すれば所有権を取得し、自由に使用し、処分することができます。したがって、製品を分解して内部を観察することもできて当然だとされました。
なお、Ａ社は、特許庁の審査基準にある「工場見学」の例を挙げました。工場の見学者が装置の内部を見ることを工場側が拒否できる状況では、内部の構造は公然と知られるおそれのある状況ではない、という例です。しかし、裁判所は、この例は、装置の管理権が工場側にあることを前提とするものであり、製品を売り渡して所有権が購入者に移った本件とは前提が異なると判断しました。
売ってしまった製品は、もう買った人のものです。売った側が「中を見ないでください」とお願いしても、それだけでは、買った人に「中を見てはいけない」という法的な義務は生まれません。
その他の事例
以上のような事例のほか、出願前から市販されていた医薬品について公然実施が争われた事案で、裁判所は、当業者の通常の分析技術では構造等の解析がきわめて困難な「特段の事情」がある場合は、市販されていても公然実施にあたらないと判断しました（東京地裁平成17年2月10日判決）。
また、試作住宅の譲渡・使用が問題となった事案で、契約上の秘密保持義務を負う相手への開示は直ちに公然実施とはならないものの、秘密保持義務がその目的を達成した後は、不特定多数が知り得る状態となり公然実施にあたると判断したものもあります。（東京高裁昭和49年6月18日判決）。
出願か、秘匿か
物の発明は、製品として販売すれば、競合他社に分析される可能性が高いものです。市販品は、分析すれば内容を知り得るのが通常だとされているためです。
出願をする場合
発明にとって特許登録は、その保護に役立ちます。特許権に基づく権利を保有していることは、それ自体が企業価値をあげることもあります。特許登録を目指す場合には弁理士への依頼や登録自体に費用が掛かるものですが、それでも特許出願により発明の保護を目指すべき場合も多いです。
出願前に販売してしまうと、特許を受けられなくなる、あるいは、いったん特許を取得しても、無効とされるおそれがあります。特許による保護を考えるのであれば、製品の販売より前に、特許出願を検討してもよいことになります。
あえて秘匿を選ぶ場合
もっとも、特許を出願すると、発明の内容が公開されます。そのため、あえて出願せず、ノウハウとして秘匿する選択肢もあります。この場合のアイディアについて例として下記２つをご紹介します。
（１） 分析の機会を与えない方法
製品を販売せず、サービスとして提供する、あるいは社内での使用にとどめるなど、他者が製品を分解・分析できる機会自体を与えない方法です。
秘密保持契約を結んだ特定の相手にだけ提供する方法も、これに含まれます。ただし、契約の目的が達成されるなどして秘密保持義務が消滅すれば、その後は公然実施になり得ます。契約の期間や範囲を、きちんと管理しておく必要があります。
（２） 機会は与えるが、分析が困難な製品とする方法
顆粒製剤事件のように、製品の性質上、内容の解析がきわめて困難な場合です。ただし、これは技術的に可能な企業に限られます。また、この方法に頼る場合、当業者が通常の分析技術で内容を知り得たと判断されれば、公然実施が認められてしまいます。そのときは、特許の有効性が否定されるリスクを、覚悟しなければなりません。
まとめ
ここまで、公然実施について、３つの裁判例を中心に解説してきました。
製品を市販すると、原則として、当業者はその製品を分析して内容を知り得るものとして扱われます。「分解禁止」の注意書きがあっても、購入者に法的な義務は生じないため、公然実施を免れることはできません。一方で、秘密を守る義務を負う相手にだけ内容を知らせている場合や、製品の性質上、通常の分析技術では内容を知ることがきわめて困難な場合には、公然実施にあたらないとされる余地があります。ただし、秘密を守る義務は、契約の目的が達成されるなどして関係が終われば、消滅します。
出願か秘匿かは、製品や事業ごとに、最適な選択が異なります。ただ、どの選択にも、それぞれのリスクがあります。製品の販売や発表を予定されている場合には、その前に、特許出願を含めた戦略を専門家と検討することが重要です。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
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この記事を書いた弁護士：弁護士 小松原柊
特許
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所所属、埼玉弁護士会所属の弁護士。令和７年登録後、交通事故、労災、不動産、特許事件を中心に対応。特許に関する事件対応にも実績を有する。依頼者の声に深く耳を傾け、一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドの解決策を提案する。「話しやすさ」と「分かりやすい説明」をモットーに、今何ができるのかを伝えるアドバイスに定評がある。 常に最新の判例や実務トレンドのアップデートを怠らず、日々研鑽を積んでいる。
